Das Europäische Gericht (gehört zum Europäischen Gerichtshof) hat in EU:T:2022:633 hinsichtlich Verwechslungsgefahr zweier Marken befunden, dass unterscheidungsschwache Bestandteile nicht ausschlaggebend sind (Shoppi – Shopify).

Verwechslungsgefahr – Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV

Das Gericht hielt fest, dass der das Element „shop“ beschreibenden Charakter hat, und dass die ältere Marke, die sich aus dem beschreibenden Begriff „shop“ und dem allgemein verwendeten Suffix „ify“ zusammensetzt, im Sinne von „etwas zu einem Geschäft machen“ verstanden wird, was in hohem Maße auf die streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen anspielt, die Unterscheidungskraft der älteren Marke sohin nur gering ist.

Es kann hier also keine Verwechslungsgefahr bestehen, da die Elemente einen unterscheidungsschwachen Bestandteil gemeinsam haben und sohin die Auswirkung dieser Elemente der Ähnlichkeit auf die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr selbst gering ist.

Bei einer Marke mit schwacher Unterscheidungskraft muss der Grad der Zeichenähnlichkeit grundsätzlich hoch sein, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Das Urteil des Gerichtshofs ist praktisch relevant, da damit schwache und beschreibende Teile einer Marke beim Vergleich nur mehr ganz wenig berücksichtigt werden.

Der beschreibende Charakter eines Elements, das in beiden Marken enthalten ist spielt beim schriftbildlichen, klanglichen und begrifflichen Vergleich der Zeichen eine Rolle, wenn dadurch die Ähnlichkeiten erheblich verringert werden; Dieser ist überdies auch im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen (dort ist jedoch seine Auswirkungen selbst gering).

Bislang wurde auch schon laufend so entschieden, dass keine Verwechslungsgefahr angenommen wurde, wenn die zu vergleichenden Marken einen unterscheidungsschwachen Bestandteil aufwiesen. Dann sind nämlich die Unterschiede in Bezug auf die zusätzlichen Elemente geeignet, die Ähnlichkeiten auszugleichen, die sich allein aus dem Vorhandensein dieses gemeinsamen schwachen Elements ergäben.

Wir als Rechtsanwälte in Wels können Sie hierzu gerne unterstützen.

Dr. Christopher Straberger ist seit vielen Jahren als Europäischer Marken- und Geschmacksmusteranwalt bei der EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum / European Union Intellectual Property Office EUIPO) zugelassen.